科创板IPO知识产权诉讼专题(第7期)——IPO进程中遭遇知识产权诉讼狙击后和解的要点

作者: 王琪
2022-12-09 {{format_view(33842)}}
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科创板IPO知识产权诉讼专题(第7期)——IPO进程中遭遇知识产权诉讼狙击后和解的要点

IPO进程中遭遇知识产权诉讼狙击后和解的要点

近几年,很多科技型公司在申报上市前,都遭遇了知识产权诉讼事件,例如,敏芯微电子、安翰科技、光峰科技、华大智造、极米科技、聚合新材料等多家企业在冲刺科创板时都因在IPO的关键节点,甚至是上市前夜遭遇竞争对手以专利侵权诉讼狙击,导致上市进程受到影响。

上市暂停或者终止可能会给企业公众形象带来负面观感,甚至影响其后期发展。部分陷入专利侵权诉讼纠葛的企业为了快速消除诉讼对IPO审核的不利影响,会选择与竞争对手通过专利许可的方式快速和解以达到顺利上市的目的。

本期专题围绕科创板IPO进程中遭遇竞争对手的专利诉讼狙击后,选择专利许可来快速和解的典型案例,结合专利许可时的注意事项、涉及的法律法规、政策等,为拟申报科创板的企业提供相关参考。

一、科创板IPO进程中知识产权诉讼和解案例——专利许可

1、奥比中光  VS  宁波盈芯

奥比中光科技集团股份有限公司成立于2013年,公司专注于3D传感及AI视觉技术,主要产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。宁波盈芯也成立于2013年,主要从事嵌入式3D深度相机相关创新产品的开发与销售,是奥比中光在3D传感领域的竞争对手。

奥比中光的科创板IPO于2021年6月29日被受理,宁波盈芯在2021年8月26日、2021年9月6日和2021年10月20日在深圳市中级人民法院向奥比中光提起了5项专利侵权纠纷诉讼,相关诉讼文件内容如下:

宁波盈芯以奥比中光未经其许可,为生产经营目的实施其ZL201210490257.0、ZL201210490225.0、ZL201410050742.5和ZL201610250214.3四件发明专利权,构成对涉案专利侵害为由,提起五项民事诉讼,诉请奥比中光停止制造、销售、许诺销售AstraE(Deeyea)、Astra、Astra P等系列产品及MX6000、MX6300的深度引擎芯片,并赔偿经济损失合计7850万元以及承担案件相关公证费、律师费、诉讼费等费用。

宁波盈芯在10月20日的第三次起诉,发生在奥比中光的二轮答复公开之后,赔偿金额逐次增加至7850万元。2021年11月1日,奥比中光与宁波盈芯、西安交通大学对上述涉案专利中ZL201410050742.5、ZL201610250214.3两件专利达成相关的授权及和解协议。

短短两个月,相关诉讼以双方达成和解协议迅速收场,宁波盈芯撤回相关诉讼,最终和解金额7850万元。如此快速解决诉讼问题可能是因为奥比中光正值科创板的冲刺阶段,无法等到是否侵权的认定结果出来,所以选择了火速“授权+和解”来让企业顺利上市。

2、昱能科技  VS  Tigo

昱能科技股份有限公司成立于2010年,专注于MLPE组件级电力电子的研发及产业化,产品包括微型逆变器、智控关断器、功率优化器、EMA智能监控及运维平台及光伏系统解决方案。Tigo创立于2009年,是柔性组件级电力电子(MLPE)领域的全球领导者。

昱能科技2020年10月开始科创板上市的辅导备案,2021年6月29日提交上市申请,2022年3月10日提交注册。在昱能科技提交上市申请之前,Tigo公司分别于2020年6月1日、2020年8月19日、2021年4月9在美国加利福尼亚北区联邦法院起诉加州昱能、华州昱能、昱能科技在美国销售的智控关断器产品存在侵犯Tigo专利权的情景。可见,昱能科技的上市进程与Tigo的诉讼是存在交集的。

2021年4月21日,昱能科技与Tigo就知识产权事项和相关诉讼达成和解协议。在涉诉专利有效期内,昱能科技在美国销售的智控关断器产品,将按单台智控关断器可连接的太阳能电池组件数量乘以单位使用费的形式向Tigo支付专利许可费。和解协议中,对于此次和解的具体金额、未来每件产品的许可费率以及需要缴纳多少年,昱能科技并未做出详细数据说明,而是把诉讼损失重点聚焦在627万元的律师费上。昱能科技选择在其科创板申请被受理前与Tigo达成和解,被外界认为是为顺利上市而作出的妥协。

3、极米科技  VS  光峰科技

极米科技成立于2013年,专注于智能投影和激光电视领域。光峰科技成立于2006年,是主营激光投影显示器件的企业。极米科技科创板上市在2020年5月8日被受理,2020年6月进入IPO问询阶段。光峰科技在6月2日晚,公告称其控股子公司峰米科技就与极米科技的专利侵权纠纷向法院提起诉讼,认为极米科技两款智能投影产品Z6和Z6X所采用的相关技术涉及侵权峰米科技所拥有的“高亮度激发方法及基于光波长转换的发光装置”技术专利,并向极米科技索赔经济损失4600万元。

随后,极米科技提起反诉,光峰科技又再对极米科技招股书中全部16项发明专利均提出无效宣告请求。几轮专利战后,双方展开协商并最终达成和解。光峰科技于2020年9月2日公告同意授权极米科技实施指定专利,极米科技需分五年向其支付专利许可使用费共2500万元;此外,双方还达成了战略合作,极米科技将借助光峰科技的技术研发激光超短焦投影产品,并优先从光峰科技采购一定金额的核心部件产品,战略合作期5.5年,并一次性支付NRE费用500万元。极米科技积极促成和解并实施技术合作,消除了证监会的疑虑,于2021年1月26日成功过会。

4、易来智能  VS  Signify / 鸿雁电器

青岛易来智能科技股份有限公司成立于2012年,主要从事智能照明产品及控制系统的设计、研发和销售,产品涵盖全屋灯光设计、消费级产品、商业照明等,于2014年加入小米生态链。

2019年10月,在易来智能拟上市关键期,Signify(昕诺飞)在美国对易来智能发起专利侵权诉讼,指控其侵犯五件专利,涉诉产品是易来智能的可联网和可调色彩的智能LED灯泡。Signify的前身是飞利浦的智能照明部门,2020年7月,两家公司就专利授权事项达成知识产权许可合同。Signify的许可费主要包括固定费以及后续按照许可费率计算的产品销售提成,易来智能在2020年共支付其221.2万元专利许可费。

2020年底,易来智能科创板上市获得受理,但在2021年1月,易来智能又被央企杭州鸿雁电器起诉专利侵权,在IPO关键时刻再次卷入知识产权纠纷,易来智能被推上风口浪尖。两次关键期的专利侵权纠纷均涉及易来智能目前主营的核心产品,公司最终终止上市申请,这或许与专利纠纷难脱干系。

二、知识产权诉讼中专利许可注意事项

在IPO进程中遭遇知识产权侵权诉讼时,虽然为了不影响上市而选择快速和解,但在签订专利许可合同以及和解协议时,还是有很多事项需要企业注意的,如专利权人的核实、专利权稳定性判断、专利许可费用如何计算、专利许可合同期限等,避免后期再引起专利许可纠纷,带来上市后的不利影响。

1、专利权人核实和专利权稳定性判断

对于专利权人的核实,有利于被许可方理清许可方的身份和背景,这与后续专利许可费的确定有着重要关系。奥比中光和宁波盈芯的诉讼案中,最终签订的授权及和解协议涉及两件专利ZL201410050742.5、ZL201610250214.3,而宁波盈芯和西安交通大学都是这两件专利的共同权利人。宁波盈芯的创办人葛晨阳是西安交通大学任职教师,葛晨阳也是上述两件涉案专利的发明人之一,奥比中光研究后或许认为葛晨阳在西安交大已在3D结构光方面做出了一定贡献,认为这个授权是值得的,所以最终选择支付和解费用。

当然,这是比较理想的情况,双方协商共赢。但是在专利纠纷案件中,也有可能发生一件专利经历好几次转让后,许可方不是专利权人的情况,此时被许可方就需要查明许可方是否可能是NPE机构,如果是,则需要核实专利清单,让对方证明其和专利权人的关系,为自身在专利许可费用的谈判中增加筹码。而对于专利清单中的一些专利,在判断不具备专利法规定的创造性的情况下,可告知专利权人其专利不稳定的理由及证据,将这些不稳定的专利从专利许可谈判的范围剔除,降低许可成本。

2、专利许可费用如何计算

专利的使用费一般根据研究开发的难易程度和费用、使用专利的收益、专利许可实施类型和期限、支付的方式等来确定。对于研究开发难度大、开发费用多的专利,其使用费相对比较高。而专利实施许可常见的有三种类型,其中独占实施许可的使用费相对比较高,普通实施许可的使用费比较低,而交叉实施许可有时互相不支付使用费。

对于专利许可使用费的支付方式,根据合同法规定,可以采取一次总算、一次总付的方式或者一次总算、分次支付的方式,也可以采用提成支付或提成支付加入门费的方式。对于被许可方,其在使用专利过程中获得的收益越多,需要支付的使用费越高。上述要素一般用于计算或合理评估专利许可费用,最终的金额会由双方协商决定。

然而,对于被许可方在明显处于弱势且被要求高额许可费的情况下,维护自己的正当权益也是必要的。例如,2011年12月的华为诉美国数字交互公司(IDC)滥用市场支配地位及标准必要专利使用费纠纷案,在案件的审理和判决中,深圳市中级人民法院引入了专利许可国际通行的FRAND原则,认定IDC收取了过高的专利许可费,并且其具备垄断行为,需赔偿华为经济损失。IDC不服一审判决结果上诉至广东省高级人民法院,但广东高院仍维持了一审判决,判定IDC公司因实施了垄断行为,赔偿华为公司人民币2千万元,此案被称为国内“标准必要专利第一案”。

3、专利许可合同期限

我国《合同法》要求,专利许可实施合同只在该专利权存续期间合理有效。我国《专利法》明文规定,发明专利权的期限为20年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年,均自申请日起计算。

因此,在签订专利许可合同时,被许可方首先应了解专利权的状态和期限,若专利权是有效的,应当明确约定专利实施许可需提交专利说明书和权利要求保护范围中所涉及的全部技术内容,并且需考虑专利权的剩余年限,一般剩余年限越短,许可使用费越低,反之则越高;若专利权期限已届满、专利权被宣告无效或终止,表明该专利技术已经是进入公共领域的现有技术,可以被无偿使用,则该许可合同无效。

专利实施许可合同所约定的许可使用费正是专利价值的明确体现,公平、公正,保护科技创新主体的合法权益,有利于促进专利技术转化为市场竞争力,有着积极意义。

综上所述,作为拟上市企业,在IPO进程中遭遇知识产权诉讼狙击时,可以根据自身情况选择合适的应对策略,而签订专利实施许可来达到快速和解也不失为一种好方法,保证企业顺利上市的同时,也能促进行业良性竞争。当然,在签订专利实施许可合同时也需要注意保护自己的合法权益,避免可能带来的其他诉讼纠纷。

附:专利许可相关法律法规、政策

法律法规

与专利实施许可合同相关的规定是《专利法》第12条、第50条、第71条,《专利法实施细则》第条,《合同法》第18章第3节,最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第3部分。

《专利法》

第十二条  任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。

第五十条 专利权人自愿以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利,并明确许可使用费支付方式、标准的,由国务院专利行政部门予以公告,实行开放许可。就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的,应当提供专利权评价报告。

专利权人撤回开放许可声明的,应当以书面方式提出,并由国务院专利行政部门予以公告。开放许可声明被公告撤回的,不影响在先给予的开放许可的效力。

第七十一条 侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。

赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

《专利法实施细则》

第十四条  除依照专利法第十条规定转让专利权外,专利权因其他事由发生转移的,当事人应当凭有关证明文件或者法律文书向国务院专利行政部门办理专利权转移手续。

专利权人与他人订立的专利实施许可合同,应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。

以专利权出质的,由出质人和质权人共同向国务院专利行政部门办理出质登记。

《合同法》第18章第3节

第三节 技术转让合同

第三百四十四条 专利实施许可合同只在该专利权的存续期间内有效。专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的,专利权人不得就该专利与他人订立专利实施许可合同。

第三百四十五条 专利实施许可合同的让与人应当按照约定许可受让人实施专利,交付实施专利有关的技术资料,提供必要的技术指导。

第三百五十二条 受让人未按照约定支付使用费的,应当补交使用费并按照约定支付违约金;不补交使用费或者支付违约金的,应当停止实施专利或者使用技术秘密,交还技术资料,承担违约责任;实施专利或者使用技术秘密超越约定的范围的,未经让与人同意擅自许可第三人实施该专利或者使用该技术秘密的,应当停止违约行为,承担违约责任;违反约定的保密义务的,应当承担违约责任。

最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第3部分

第二十五条 专利实施许可包括以下方式:

(一)独占实施许可,是指让与人在约定许可实施专利的范围内,将该专利仅许可一个受让人实施,让与人依约定不得实施该专利;

(二)排他实施许可,是指让与人在约定许可实施专利的范围内,将该专利仅许可一个受让人实施,但让与人依约定可以自行实施该专利;

(三)普通实施许可,是指让与人在约定许可实施专利的范围内许可他人实施该专利,并且可以自行实施该专利。

当事人对专利实施许可方式没有约定或者约定不明确的,认定为普通实施许可。专利实施许可合同约定受让人可以再许可他人实施专利的,认定该再许可为普通实施许可,但当事人另有约定的除外。

技术秘密的许可使用方式,参照本条第一、二款的规定确定。

第二十六条 专利实施许可合同让与人负有在合同有效期内维持专利权有效的义务,包括依法缴纳专利年费和积极应对他人提出宣告专利权无效的请求,但当事人另有约定的除外。

第二十七条 排他实施许可合同让与人不具备独立实施其专利的条件,以一个普通许可的方式许可他人实施专利的,人民法院可以认定为让与人自己实施专利,但当事人另有约定的除外。

政策

专利开放许可是指权利人在获得专利权后自愿向国家专利行政部门提出开放许可声明,明确许可使用费,由国家专利行政部门予以公告,在专利开放许可期内,任何人可以按照该专利开放许可的条件实施专利技术成果。

2022年5月11日,国家知识产权局办公室印发《专利开放许可试点工作方案》,5月18日,国家知识产权局以线上形式召开专利开放许可试点工作推进部署会,国家知识产权局副局长卢鹏起讲话,运用促进司副司长赵梅生介绍《专利开放许可试点工作方案》。作为中国专利制度发展的一项创新举措,建立专利开放许可制度是深化国家产权制度改革和要素市场化配置的重要内容,提供了新的专利转化运用模式,对于畅通成果转化渠道、放大专利制度作用、助推经济高质量发展具有重要意义。

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责编: 爱集微
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