在美国，法院（the court）对于SEP (标准必要专利) 授权费率是否符合FRAND原则，费率又如何计算，在过去多是由法官作出法律结论（即bench trial）。但在2019年12月，CAFC做出石破天惊的判决，认定SEP授权费率的计算为事实问题，尤其是在计算相当于起诉前的专利损害赔偿时，该过程应受美国宪法第七修正案规定应由「陪审团」审判（即jury trial）的权利所及，因此撤销并发回联邦地院判决。此可能影响美国实务界在SEP授权费率计算上的发展，故为文介绍。
2019年12月5日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在TCL Communication Technology Holdings Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson（TCL v. Ericsson）案[1]，认定加州中区联邦地院剥夺被告中国商TCL公司于审判中计算标准必要专利（SEP）授权费率时受美国宪法第七修正案[2]所规定应由「陪审团」审判的权利，因此判决撤销地院判决并发回重审。
诉讼背景
Ericsson公司长期发展并布局自2G（第二代移动通讯技术）等新一代的通讯技术SEP。2007年，TCL公司因生产与销售手机等移动设备的需求，开始从Ericsson公司取得相关2G的SEP授权；随着通讯技术演进，TCL公司开始销售3G与4G移动设备，并陆续与Ericsson公司展开3G与4G技术之SEP授权费率的谈判。
2014年3月，由于SEP授权费率谈判破裂，TCL公司于加州中区联邦地院提起确认之诉（declaratory judgment），诉请法院（the court）确认Ericsson公司自包含2G、3G、4G 的SEP均未提供「公平、合理且无歧视」（FRAND）的授权费率；同年6月，Ericsson公司则于德州东区联邦地院提出相对应SEP的侵权之诉。2015年6月，上述两诉讼合并由加州中区联邦地院James V. Selna法官审理。
地院判决
2016年8月，TCL公司于诉讼审理中争执SEP授权费率依时间纵向来看，实际包含（a）相当于[3]「被告应给付予原告之专利侵权的损害赔偿金额（money for past patent infringement）」之「许可费（release payment）」，和（b）未来的被告，即专利被授权人，应给付予专利权人的「按产量支付的专利授权金费率」（running royalties rate）。其中，TCL公司认为至少许可费的计算应由陪审团审判（jury trial），而非由法官来裁决（bench trial）。然而，Selna法官否定了TCL公司的论点并，做出以下裁决：
认定「Ericsson公司于授权谈判中所提供的授权费率要约并不符合FRAND原则」。
在TCL公司建议的费率计算方法之基础上，藉由过去可比较的相似授权案例（comparable licenses），提出自己的「自上而下」（top-down）费率计算方法，其详细且繁复的计算出TCL公司未来应给付Ericsson公司的SEP权利金费率。（详细计算方式可参阅Selna法官于2017年12月做出的「事实发现备忘录与法律结论」 (Memorandum of Findings of Fact and Conclusions of Law) [4]）。
基于上述「SEP权利金费率」，经参数调整后计算出TCL公司应即给付Ericsson公司的「许可费」（详细计算方式可参阅上述2所提及的法院文件）。
基于上述SEP「权利金费率」（相当于未来的权利金）和「许可费」（相当于过去的专利损害赔偿）的裁定，驳回Ericsson公司的专利侵权之诉与TCL公司提出反诉的专利无效之诉。
总结来说，联邦地院以法官裁决的方式，判决TCL公司在过去（或称「朔及既往的」(retrospective)）和未来（或称「可预期的」(prospective)）使用系争SEP时，应给付Ericsson公司的授权费率。由于Selna法官在该判决中详细披露如何计算SEP授权费率，但该判决所裁定2G、3G和4G 的SEP授权费率分别为0.16%、0.3%和0.45%，又远低于Ericsson公司所提出的费率和同案件在其他国家或地区司法管辖权（jurisdiction）法院所做出的判决，所以引发全球业界的广泛关注。
CAFC废弃由地院法官审酌的授权费率
Ericsson公司不服上诉。主要诉理由包含（1）地方法院藉由法官审理而非陪审团审理SEP授权费率的计算，尤其是可回朔性的「许可费」部分，系剥夺被告在此争点受美国宪法第七修正案所规定应由「陪审团」审判的权利；（2）法院计算SEP许可费的方法是错误的，其将每项专利都视作具有相同价值，并不合理，且以相同计算方式对使用相同技术的移动通讯设备制造商的每部设备收取相同费率，反而是具歧视性的。
上述争点和联邦地院判决的四项结论，在CAFC认定联邦地院在裁决涉及对TCL公司，应就过去未经授权 (即使用Ericsson公司的专利所应给付的「许可费」)， 在本质上仍是对侵犯Ericsson公司专利权的损害赔偿，这是非常典型应由陪审团审理的案件，联邦地院未交由陪审团审理即是违反美国宪法第七修正案，因此撤销联邦地院关于「许可费」的结论。但CAFC在认定前述这项重要结论后，也将其他争点一并撤销发回地院重审。从2014年TCL公司起诉以来的漫长审理，又将重头开始。
判决影响分析
CAFC判决出炉之前，美国实务界原本的期待是CAFC是否更深入的剖析SEP授权费率的计算方法，并奠基在Selna法官几乎巨细靡遗的判决，建构出美国在计算授权费率的稳定架构与方法论。然而，这一切在CAFC判决撤销后，似乎转眼化为乌有。
依实务经验观之，若由陪审团审理赔偿金的数额或费率，天平多倾斜于专利权人；但陪审团审理过程将更为漫长，并增添许多不确定性。
判决出炉之后，即有论者批评，由于要符合FRAND原则的计算过程，较一般专利侵权损害赔偿需要纳入考量的因素复杂更多，将SEP授权费率交由陪审团计算，只会产生更多的不确定性。此外，经陪审团审判后的事实问题（question of fact），除非可证明陪审团的决定没有受实质证据所支持或其是基于错误的法律进行判断，而得于审判后声请法院依法迳为判决（Judgment as a matter of law，JMOL），上诉后也基于美国宪法第七修正案的保障，法院无法再次针对授权费率重新审查。最后，陪审团审判不需要交代判决理由，判决后公布的法律文件所呈现的问题和答案可预期仅有如（1）系争授权费率是否符合FRAND原则，和（2）授权费率应为多少等选择或填空，使实务界难以窥见，遑论对每次陪审团于授权费率的形成过程进行分析，此对美国在计算授权费率的稳定架构与方法论演进有相当大的影响。[5]
ITC也可能再度核发标准必要专利权人排除令
联邦法院判决之外，拥有全面禁止专利侵权产品进口诉讼裁判机制的美国国际易委员会（International Trade Commission，ITC），可能在近期再度核发标准必要专利权人禁止专利侵权产品进口之排除令（Exclusion Order）。
自2013年1月，ITC因美国司法部（DOJ）与专利商标局（PTO）发表「有关受限于FRAND条件之标准必要专利之救济方式之共同声明」[6]建议其应不要发给标准必要专利权人排除令后，ITC即决议核发。然而，就在2019年12月，美国司法部与专利商标局废弃并发布新声明[7]，该声明重新指出即使受限于FRAND条件之标准必要专利权人，任何法律所赋予的权利包含适当的损害赔偿和禁制令都应该被考量[8]。标准必要专利的战场规则如风云瞬息万变，无论专利权人或欲寻求授权的厂商，均应时时刻刻获知最新趋势与变动。
备注：
TCL Commun. Tech. Holdings Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 2019 U.S. App. LEXIS 36090
美国宪法第七修正案规定，任何价额超过20美金的争执，均有受陪审团审判的权利。(The Seventh Amendment: “In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the rules of the common law.”)
此意思为「非完全等同，但又实质相同」。
TCL Corp. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 714 Fed. Appx. 1020, 2018 U.S. App. LEXIS 6479 (Fed. Cir., Mar. 13, 2018)
Ryan Davis, Fed. Circ.'s FRAND Decision Will Put Spotlight on Juries, Law360, https://www.law360.com/articles/1228218/fed-circ-s-frand-decision-will-put-spotlight-on-juries (December 13, 2019, 9:07 PM EST)
United States department Of Justice and United States Patent & Trademark Office, Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject To Voluntary F/Rand Committee, Jan. 8 2013, http://www.uspto.gov/about/offices/ogc/Final_DOJ-PTO_Policy_Statement_on_FRAND_SEPs_1-8-13.pdf.
United States department Of Justice and United States Patent & Trademark Office, 2019 Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/Rand Committee, Dec. 19 2019, https://www.justice.gov/atr/page/file/1228016/download. (“ all remedies available under national law, including injunctive relief and adequate damages, should be available for infringement of standards-essential patents subject to a F/RAND commitment,” “a patent owner’s promise to license a patent on F/RAND terms is not a bar to obtaining any particular remedy, including injunctive relief.“)
Michael T. Renaud, et al., Out with the old, and in with the new: joint policy statement and recent cases confirm that injunctive relief on standard-essential patents is available at the ITC, Mintz, December 23, 2019, https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2231/2019-12-out-old-and-new-joint-policy-statement-and-recent-cases.
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