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科创板IPO知识产权诉讼专题(第6期)——通过收购提升企业知识产权诉讼防御力

来源:爱集微

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2022-12-01

科创板开板三年多以来,知识产权诉讼问题成为不少企业IPO之路上的重大阻碍,亦是审核问询的关注重点。诚然,技术实力与知识产权实力的积累是抵御诉讼纠葛、成功闯关科创板的关键,但另一方面,采取收购的方式获得知识产权,对企业充分整合市场资源、合理利用资本,实现知识产权实力的弯道超越同样意义重大。

本期专题围绕通过收购的方式提升企业知识产权诉讼防御力,以及科创板审核过程中相关问询的应对、合理寻找收购目标并避免陷阱,为拟申报科创板企业提供参考。

收购是提升企业知识产权诉讼防御力的重要途径

通过收购提升知识产权实力的科创板企业中,深圳华大智造科技股份有限公司(下称“华大智造”)可作为典型案例。主要从事基因测序仪的研发与销售的华大智造,其科创板IPO被受理后,在全球17个国家或地区陷入全球基因测序巨头美国因美纳公司(Illumina)的知识产权侵权系列诉讼。

起先,华大智造节节败退。2022年3月17日,美国一家法院判决华大智造需赔偿Illumina 800万美元;此前在德国、英国等地区的专利侵权案亦裁定华大智造需向Illumina支付赔偿。另外,2019年和2020年1-9月,华大智造仅在聘请海外律师等诉讼费上的花费即分别高达3700万和近1.3亿人民币。海外专利诉讼的失利与高额诉讼支出亦使得外界怀疑其持续经营能力。科创板上市委现场问询的问题也包括要求其说明“在中国大陆地区是否存在被诉技术侵权的风险”。

直到华大智造采取反诉才迎来转机。2022年5月7日,华大智造声明,美国特拉华州地区法院裁定illumina故意对华大智造子公司Complete Genomics(下称“CG公司”)的两项“双色测序技术”专利构成侵权。2022年7月15日,华大智造宣布与Illumina就美国境内的所有未决诉讼达成和解。按照和解协议,Illumina 将向CG公司支付3.25亿美元的净赔偿费。2022年7月26日,证监会批复同意华大智造的科创板IPO注册申请。

上述专利战中,华大智造得以反制Illumina 的两项“双色测序技术”美国专利US9,222,132B2和US10,662,473B2,即为华大智造母公司华大基因于2013年以1.176亿美元收购CG公司而获得的知识产权,其优先权可追溯至2008年。若非通过收购获得强大的专利武器,在全球多地陷入专利诉讼纠纷并获得不利判决的华大智造,其科创板IPO之路想必不会顺畅。对比当初的收购金额和华大智造所获得的赔偿费,显然,这是一笔极具战略前瞻性的收购。

实际上科创板IPO企业中,涉及外部收购取得知识产权的情况并不鲜见。例如,某企业在科创板审核问询回复函中明确披露,其从IBM处受让38件专利的继受背景为“购买知识产权作为防御性专利”。且这批专利在该企业遭遇专利实力更强大的同行业头部企业专利侵权诉讼后的反诉中,起到了重要作用。可见,拟科创板IPO企业及早通过收购获得重要专利,是提升企业知识产权防御力并化为进攻力、从容应对IPO进程中知识产权诉讼狙击的重要手段。

杜绝“凑指标”式收购、避免构成外部依赖是重点

虽然知识产权交易是企业的市场行为,但鉴于科创板的特殊性——对发明专利数量等知识产权指标存在硬性要求,使得外界看来申报科创板IPO前的知识产权收购行为可能并不单纯。尤其是对于自身发明专利储备量较少的企业,其上市前的专利收购行为,往往令审核机构与公众怀疑其收购的意图究竟在于完善自身知识产权实力或仅为凑足科创板上市指标。

因此,关于受让专利等知识产权收购行为,一直以来都是科创板审核问询重点关注的方向,在受让专利问题上受到盘问的科创板企业屡见不鲜。例如,主要产品包括电子延期模块及起爆器的无锡盛景微电子股份有限公司(下称“盛景微”),其申报科创板IPO时发明专利数合计8项,其中7项系受让取得(均为2014年以前申请),1项为收购子公司取得,形成主营业务收入的发明专利为 5 项。首轮问询中审核机构即质疑并要求盛景微说明:形成主营业务收入发明专利的具体情况、应用场景及重要性程度;芯片设计所使用核心技术的具体情况,在研发和设计过程中所起的作用;核心技术主要为自主研发与发明专利均为外部取得是否存在矛盾。

尽管盛景微具体阐述了“核心技术来源为自主研发或者在受让取得专利的基础上更新迭代;收购的发明专利为基础性技术,对原有产品的技术及工艺流程进行了升级;核心技术主要为自主研发与发明专利均为外部取得不存在矛盾”,但仍未能打消审核机构疑虑。第二轮问询中审核机构继续询问“公司发明专利与主要产品设计、生产所使用技术的具体关系,与所形成营业收入的映射关系;在受让取得相关发明专利后,对技术升级改造及形成的科研成果具体情况,自主研发实力的客观体现”,并进一步质疑其定位于芯片设计行业,但却未有芯片相关发明专利,是否存在逻辑矛盾,进而要求其陈述究竟属于芯片设计企业还是组装制造企业。

该案例可视为企业在申报科创板IPO前知识产权收购的反面案例。究其原因,在原始获得的发明专利数量明显不足,且整体专利数量少、申请时间没有连续性情况下,难以令审核机构与公众信服其科创实力,更是导致对其披露的所属行业产生质疑。最终,盛景微未能成功登陆科创板。

那么,拟科创板上市的企业,在通过收购提升知识产权实力的同时,如何应对审核机构的问询呢?通常而言,对于外部受让获得的知识产权,审核机构重点关注如下几个方面:(1)继受来源,继受取得程序是否合法合规,是否存在纠纷或潜在纠纷;(2)核心技术是否主要依赖于继受取得的相关知识产权;(3)继受取得的相关知识产权对应技术与核心技术的区别;(4)继受取得的相关知识产权与生产经营的关系。

即使知识产权受让行为发生在企业内部子公司之间,依然要进行清晰的说明。例如原权利人基本情况、受让取得的原因、定价依据及公允性、相关程序是否合规、是否存在利益输送等,也会受到审核机构关注。

总而言之,上述问询方向体现了科创板上市审核对企业自身是否具备核心技术、是否具有不依赖于外部的持续生产经营能力的考察。涉及知识产权收购行为的拟科创板上市企业,应合理评估自身的相关情况,避免以“凑指标”为目的的收购。

慧眼识珠,精准寻找优质知识产权资产

如何识别优质知识产权资产并加以收购,具有相当大难度。以专利收购为例,如果说华大智造是随企业早期的并购行为“无心插柳”获得重要反制专利,那么奥克斯空调股份有限公司(下称“奥克斯”)从东芝开利株式会社(下称“东芝”)收购专利作为专利侵权诉讼战的反诉武器,可视为精准寻找优质知识产权资产的重要案例。

国内家电业巨头格力自2015年起即在全国各地对奥克斯展开多起专利诉讼。仅在2017、2018年两年,奥克斯就被法院判决恶意侵犯格力专利权共27项,累计判赔近1.2亿元人民币。2018年12月4日,奥克斯从东芝购买了一件压缩机专利CN1168903C,一个月后奥克斯先后在宁波、南昌、杭州三地法院针对格力提起了侵权诉讼。2021年12月,宁波中院判决格力赔偿奥克斯合计约1.67亿元;2022年8月,杭州中院判决格力赔偿奥克斯合计约5500万元。至此,奥克斯凭借购买来的同一件专利获得的判赔额已超过了2.2亿元人民币。

从时间线上看,显然奥克斯所收购的东芝专利是以针对格力产品发起专利侵权诉讼为目的而寻找获得的。如何在浩如烟海的专利中精准寻找到收购目标,我们认为主要应关注如下几方面。

一是竞争对手产品/技术的充分剖析。以上述奥克斯收购的东芝压缩机专利CN1168903C为例,其独立权利要求1中技术特征“构成在定子铁芯的诸槽与电动机单元的定子中的线圈之间的槽隙部分的总面积与气体通道的整个面积之比被设定为0.3或更大”成为侵权审判的焦点。相信奥克斯在收购此专利前已经采用诸如拆解测量等方式对格力的产品进行过剖析,以明确相关产品结构参数是否落入拟收购专利的权利要求范围。若缺乏对竞争对手产品/技术的充分剖析,将无从寻找拟收购的知识产权目标。

二是相关领域基础技术与早期专利的洞察。同样分析上述奥克斯与格力的专利侵权诉讼案例,综合此前媒体报导,诸多业内技术专家认为,涉案专利技术属于全球变频压缩机企业广泛使用的行业通用技术。以此推导当初奥克斯寻找专利收购对象时,可能将重点集中在相关领域基础技术和与之对应的早期专利上。这样的专利往往难以规避,是发起专利侵权诉讼的有力武器。

三是权利人与收购时机的选择。上述压缩机专利CN1168903C,申请日为2000年8月11日,奥克斯由东芝购买仅十个月后的2020年8月已自然终止。而该专利自申请后到转让给奥克斯前的19年时间里,东芝从未以其发起任何侵权诉讼。权利人过往专利诉讼历史、在相关地域的市场地位、收购时机,是决定知识产权收购能否成功、并影响价格与其他交易要件的谈判空间的关键因素。

四是全球创新主体与市场格局的持续关注。各产业细分领域中,技术的发展与迭代往往伴随着相关领域的开拓者/早期引领者的衰退甚至最终退出,后来者居上。衰退者即使最终退出相关业务,往往仍遗留有相关数量的专利等知识产权。这些知识产权或由于权利人基于市场地域考量,或由于权利人的经营策略,或由于未获得侵权证据,而在相当长时期内未曾发生诉讼,但仍可能蕴含有相当大的价值。相关企业可持续关注本行业全球创新主体与市场格局的变化情况,留意入局较早而业务趋于衰退的企业知识产权情况并择机加以收购。例如,柯达在退出数码相机业务前曾宣布出售其1100项数字图像专利组合;如今退出智能手机业务的LG亦在全球移动通信领域专利储备上占有相当大比重。这些企业的专利组合若转让给第三方,均有可能改变行业知识产权格局。

避免这些陷阱

涉及知识产权的收购过程中“陷阱”无处不在。只有准确地识别和排除风险,才能有效实现知识产权转移、重组和价值创造。应在如下方面加以关注。

一是知识产权转让过程中权利的明晰。同样以奥克斯对东芝的专利收购为例,据披露,东芝将针对转让前发生的第三方侵权行为追究侵权责任并获赔偿的权利一并转给了奥克斯。对于知识产权转让,若忽视相关权利的约定,可能在后续知识产权的使用上(例如:许可、侵权诉讼等)造成争议,大大影响所收购的标的价值。

二是充分审核权利人与第三方的协议。例如,在知识产权收购前,权利人与第三方的协议,例如专利许可协议等,务必进行充分考察。

为此,对于知识产权收购,在收购前的尽职调查知识产权价值评估签约交割等环节,需多加注意。知识产权尽职调查应对知识产权的所有人、法律状态、期限,是否有过许可或者任何形式的出质、是否存在纠纷等进行全面的审查。知识产权价值评估可采用以下三种方法来对知识产权的价值做出评估:成本法、市场评估法和收益现值法,确保交易价格公允合理。对于签约交割,应确定知识产权的交易结构,设计交易模式,并协商交易条款,就知识产权的范围、交易模式、知识产权交割的程序(例如转让备案、登记、变更等程序)作出约定,确保知识产权的交易安全。

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爱集微成立于2008年,在北京、上海、深圳、厦门、南京均有业务布局,是面向全电子行业产业链,集行业融媒体矩阵、企业品牌营销策划、投融资服务、产业链知识产权保护、行业研究、职场服务为一体的,ICT领域权威的产业服务机构。

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科创板IPO知识产权诉讼专题(第2期)——海外知识产权诉讼的预防与应对

科创板IPO知识产权诉讼专题(第3期)——申报IPO前知识产权的诊断与完善,掌握主动权

科创板IPO知识产权诉讼专题(第4期)——IPO进程中恶意诉讼的判定标准与应对策略

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责编: 爱集微

吴万涛

作者

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