集微咨询发布《半导体行业知识产权尽职调查指南》

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集微网消息,知识产权尽职调查(Intellectual Property Due Diligence,简称“知产尽调”),主要涉及技术、法律及商业面的调查、鉴价与风险评估,是指在投资、并购、许可、技术转移等重大经营活动中,事先针先对特定知识产权标的所进行的调查程序,其目的系为确保双方协商或谈判基础的正确,内容则涵盖企业经营管理与实际运作的各个层面。

总的来说,知产尽调在投资、并购、许可、技术转移等重大经营活动过程中起着关键的角色,它可以帮助投资者了解目标公司的知识产权资产的真实状况,以此来评估投资风险和价值。同时,对于企业来说,通过对知产尽调的相关要求的了解,提早规避生产经营各个环节的知识产权风险,从而助力融资与发展,具有重要的意义。

近年来,随着科技的高速发展,半导体行业成为一个备受瞩目的领域。而中国半导体行业的投融资现状近年来呈现不断攀升的态势。

随着半导体产业的发展,半导体行业之间的竞争已经不再是通过压低成本取胜的阶段,取而代之的是以知识产权为主的竞争手段。那么,对于投资/交易对象而言,选择知识产权实力强劲的目标公司,对于回报的实现也具有重要的意义。

在这样的背景下,集微咨询(JW Insights)发布《半导体行业知识产权尽职调查指南》(下称“《指南》”),目的在于全景展示半导体行业知产尽调需关注的要点,为投资机构、业内相关企业等在诸如投融资、并购、许可等环节及早做到知识产权风险的规避、知识产权实力的完善。将针对半导体行业主要的知识产权风险、常见的知产尽调的关注要点、知识产权相关法律风险的识别,结合典型案例,展开介绍。

对于半导体行业的企业而言,知识产权保护形式多样,包括专利、商业秘密、商标、软件著作权、集成电路布图设计等。在诸如投资、并购、许可、技术转移等活动中,若任一方面出现问题,都有可能导致成果无法得到保障。因此,通过知产尽调程序中对目标公司在生产、经营等多个环节中涉及的各类知识产权相关问题、从法律合规上作出专业合理的评估判断,具有重要的意义。

《指南》对专利风险识别、商业秘密风险识别、商标风险识别、软件著作权风险识别、集成电路布图设计风险识别等进行了详细介绍,并就行业经典案例进行了解剖。

《指南》认为,知产尽调程序中,对目标公司的知识产权进行确认,尤其是对核心技术对应的知识产权情况进行确认,是知产尽调程序的第一步。应确认知识产权数量以及法律状态上的有效性。并且,要确保目标公司的知识产权可以覆盖核心技术,且有必要对核心技术所涉及的专利进行新颖性和创造性分析,并且,可以结合对设备、产品、生产工艺等进行FTO(Freedom to Operate,自由实施)调查,以明确其产品构造、材料选用、工艺方法、商标、外观设计等不会侵犯第三人的知识产权。

针对诸如投资、并购、许可、技术转移等活动的知产尽调,核查相关知识产权的权属至关重要,如果权属存在重大瑕疵,将直接导致相关交易无法达成既定效果。一般情况下对于目标公司所使用的知识产权,可能存在三种所有权形式:①企业单独享有;②与他人共享;③归第三方所有。不同形式所有的知识产权,在价值上也有所不同,一旦存在共同所有人,交易中的知识产权价值将大打折扣,而如果知识产权是归属第三方的,目标公司仅享有使用权,其价值也有待再评估。这就要求尽职调查必须厘清企业知识产权的所有权归属。

知产尽调程序中,对权属的核查包括对涉及的专利、商标、注册软件进行知识产权权属和使用权的形式核查;对发明人与或联合研发的人员的简历、劳动合同、竞业限制情况进行分析,防止出现职务发明权属不明或侵害商业秘密的纠纷;对关键技术的研发记录、公司保密措施等进行审核,以明确商业秘密的真实性、有效性;还需要排查目标公司在研发过程中是否对任何第三方承担义务,包括是否有任何投资人、赞助人、合作方或联合开发合伙人对目标专利享有任何权利,对最终的权属是否有影响。

在此基础上,《指南》指出,调查企业的技术来源是知产尽调的一个重要风险来源点,也是投资人的关注重点。

技术来源常见的大致有两类,一类是技术为企业独立自主开发,另一类则为非独立开发,如在成立之初即拥有具有市场竞争力的初创型公司,其技术来源往往产生于企业成立之前,其技术来源常见的有第三方转让许可、合作研发、委托开发、收购其他公司、母公司拆分、公司创始人团队或核心成员从前单位带来等等,此时要特别注意知识产权尽调,既要调查评估专利技术与核心业务的关联性以及对企业技术研发、未来持续发展是否存在制约,也要调查技术来源是否存在风险,如在第三方转让许可、合作研发、收购等过程中,是否合法,相关约定是否清晰明确,专利权是否稳定,非独立研发获得的技术是否存在侵权风险等等,这些均可导致企业面临风险,导致财务损失,甚至倒闭。

在实施并购时,企业应该聘请专业机构对并购标的进行知产尽调,核查知识产权权属有无瑕疵,是否存在知识产权相关诉讼、仲裁等,避免陷入不必要的风险当中。

在知产尽调程序中,还需要全面审查目标公司全部与知识产权相关的协议,包括技术合作、设备定制化采购、产品模具、软件销售(许可)等等,以及可能涉及的保密协议或其他保密条款。通过这些协议,进一步排查知识产权的权属是否存在瑕疵、知识产权的使用是否有进一步的限制。并且,还应特别注意审阅目标公司与员工签署的劳动合同,这涉及职务发明的归属、知识产权的转让是否存在限制等相关风险。

《指南》分析称,在知产尽调程序中,首先应当关注哪些合同需要注意审查知识产权条款。《合同法》规定的15种有名合同和实践中大量的无名合同都可能含有知识产权条款,合同中也会遇到各种类型的知识产权。合同中常见的知识产权类型有:著作权,如委托作品著作权归属的约定、职务作品归属的约定;专利权,如关于合作作品的发明、实用新型、外观设计的归属、开发产品专利的授权许可、专利侵权责任的约定;商标权,如注册商标的许可使用、商标侵权责任等,均有可能涉及知识产权条款。

针对目标公司的知产尽调,可由委托方委托知识产权服务机构完成。主要流程可包括前期调研、实施调查、出具报告等,具体的步骤可以包括发送尽调清单、建立资料库、发送补充清单、访谈关键人员、撰写报告等。典型的知产尽调流程图如下图所示。

整体而言,集微咨询(JW Insights)《半导体行业知识产权尽职调查指南》针对半导体行业在投资、并购、许可、技术转移等重大经营活动过程所涉及的知产尽调工作所需要关注的要点与尽调程序进行了介绍。

本指南主要从半导体行业知识产权相关风险的识别、知产尽调的要点——知识产权的确认、权属的核查、知识产权历史情况核查、相关合同的审查,并对知产尽调程序与所需材料进行了归纳整理。期待能为业内机构进行相关交易所需工作进行指引,同时,亦为业内企业完善自身知识产权实力,并及早扫清知识产权风险阻碍提供帮助。

目前,《半导体行业知识产权尽职调查指南》已在爱集微官网与APP正式上线,欢迎登录爱集微官网、爱集微APP,首页点击“集微报告”栏目,即可进行订购。

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“爱集微知识产权”由曾在华为、富士康、中芯国际等世界500强企业工作多年的知识产权专家、律师、专利代理人、商标代理人以及资深专利审查员组成,熟悉中欧美知识产权法律理论和实务,在全球知识产权申请、布局、专利分析、诉讼、许可谈判、交易、运营、一站式托管服务、专利标准化、专利池建设、IPO上市等方面拥有丰富的经验。我们的愿景是成为“ICT领域卓越的知识产权战略合作伙伴”。


责编: 集微咨询赵翼
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